近日,集佳代理世界知名自行車傳動系統(tǒng)和零部件制造商斯拉姆有限責(zé)任公司(SRAM,LLC)訴國家知識產(chǎn)權(quán)局關(guān)于第G1729330號“自行車飛輪位置商標(biāo)”駁回復(fù)審行政糾紛一案獲勝,北京知識產(chǎn)權(quán)法院作出一審判決,撤銷被訴駁回復(fù)審決定,并責(zé)令國家知識產(chǎn)權(quán)局重新作出決定。該案系知名“紅鞋底”案【1】后,司法機(jī)關(guān)再次明確“限定使用位置的單一顏色商標(biāo)”這一非傳統(tǒng)商標(biāo)的可注冊性規(guī)則。
基本案情
斯拉姆有限責(zé)任公司(SRAM,LLC)于1987年成立于美國,專注于生產(chǎn)自行車零部件以及開發(fā)山地和道路傳動系統(tǒng),目前已經(jīng)成為世界上最大的高端自行車零部件品牌之一。斯拉姆有限責(zé)任公司開創(chuàng)性地使用了具有鮮明特色的環(huán)狀紅色元素的顏色,并持續(xù)將其作為鑲嵌于第六鏈輪和第七鏈輪之間位置作為品牌商標(biāo)使用,也在全世界范圍內(nèi)多個國家、地區(qū)將“第六鏈輪和第七鏈輪(齒輪)之間環(huán)狀紅色元素(潘通色號186)”申請注冊為商標(biāo),以保護(hù)其品牌標(biāo)識。
【備注】訴爭商標(biāo)描述:“本商標(biāo)要求保護(hù)位于第六鏈輪和第七鏈輪(齒輪)之間環(huán)狀紅色元素。附圖展示了該紅色元素在不同視角下的位置。請注意,圖中虛線部分僅用于指示該元素的位置,并不構(gòu)成所主張的位置商標(biāo)的一部分?!?/em>
2022年10月19日,斯拉姆有限責(zé)任公司向德國專利和商標(biāo)局申請第302022116933號商標(biāo)(“第六鏈輪和第七鏈輪(齒輪)之間環(huán)狀紅色元素”),該商標(biāo)于2023年2月22日在德國獲準(zhǔn)注冊。2023年5月11日,斯拉姆有限責(zé)任公司以該商標(biāo)作為基礎(chǔ)商標(biāo)向世界知識產(chǎn)權(quán)組織申請領(lǐng)土延伸至歐盟、中國等國家和地區(qū)。2024年6月19日,該商標(biāo)在歐盟獲準(zhǔn)注冊。該商標(biāo)在德國及歐盟的申請及注冊工作由德國知名律師事務(wù)所Weickmann & Weickmann Patent- und Rechtsanw?lte PartmbB代理,該律所在本案中亦提供了證據(jù)搜集等法律支持。
2024年3月26日,國家知識產(chǎn)權(quán)局認(rèn)定該商標(biāo)是“從三個方向進(jìn)行了展示的鏈輪圖形,其中在第六鏈輪和第七鏈輪之間有一個紅色的圓圈”,并以該商標(biāo)缺乏顯著性為由駁回了斯拉姆有限責(zé)任公司的領(lǐng)土延伸保護(hù)申請。斯拉姆有限責(zé)任公司不服該決定,隨后向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。
法院判決結(jié)果
北京知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認(rèn)定,國際商標(biāo)注冊申請?jiān)谥袊I(lǐng)土延伸保護(hù)的審查應(yīng)當(dāng)根據(jù)世界知識產(chǎn)權(quán)組織對該商標(biāo)的公告加以確定,故訴爭商標(biāo)屬于“限定使用位置的單一顏色商標(biāo)”,虛線部分所表示的鏈輪外形不應(yīng)被作為訴爭商標(biāo)的構(gòu)成要素而納入審查范圍。國家知識產(chǎn)權(quán)局將訴爭商標(biāo)認(rèn)定為“一個從三個方向進(jìn)行展示的鏈輪圖形,其中在第六鏈輪和第七鏈輪之間有一個紅色的圓圈”,屬于對訴爭商標(biāo)的商標(biāo)標(biāo)志及其構(gòu)成要素認(rèn)定錯誤,其在此基礎(chǔ)上作出的被訴決定缺乏相應(yīng)的事實(shí)基礎(chǔ),依法應(yīng)予撤銷。國家知識產(chǎn)權(quán)局應(yīng)當(dāng)在對訴爭商標(biāo)的商標(biāo)標(biāo)志及其構(gòu)成要素正確認(rèn)定的基礎(chǔ)上,對訴爭商標(biāo)是否具有顯著特征重新作出認(rèn)定。
典型意義
本案系“紅鞋底”案后,中國法院再次明確認(rèn)定“限定使用位置的單一顏色商標(biāo)”具有可注冊性,可以作為注冊商標(biāo)在中國受到保護(hù),為中國位置商標(biāo)的保護(hù)再添司法案例。另外,法院通過本案也再次明確,國家知識產(chǎn)權(quán)局在就申請商標(biāo)是否具備顯著特征作出認(rèn)定之前,應(yīng)首先準(zhǔn)確界定申請商標(biāo)的商標(biāo)標(biāo)志及其構(gòu)成要素,在此基礎(chǔ)上方能就申請商標(biāo)是否具備顯著特征作出認(rèn)定。
注釋
【1】北京市高級人民法院(2018)京行終2631號行政判決書